El Tribunal Supremo ha impedido el registro de la marca «MAQUINASONLINE.COM» al considerar que su conjunto denominativo, acompañado de un gráfico genérico, carece de carácter distintivo. El fallo reitera la prohibición del artículo 5.1.c) de la Ley de Marcas y aclara que los términos descriptivos, incluso si se presentan con sufijos de dominio como «.com», no pueden monopolizarse mediante el registro.

Un conjunto denominativo vinculado al comercio electrónico

Una sociedad solicitó ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) el registro de la marca mixta «MAQUINASONLINE.COM» para distinguir servicios de comercio, promoción y alquiler de maquinaria. La marca estaba formada por un conjunto denominativo —el término completo “maquinasonline.com”— y un gráfico que representaba una retroexcavadora.

La OEPM denegó la solicitud. Consideró que el conjunto denominativo describía directamente tanto el producto como la forma de prestación del servicio (venta de maquinaria a través de Internet), y que el sufijo «.com» hacía referencia exclusivamente al entorno digital. Añadió que el gráfico incluido era un símbolo habitual en el sector, sin capacidad diferenciadora.

La empresa recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que revocó la resolución administrativa. Entendió que el conjunto denominativo y gráfico, valorado como un todo, poseía carácter distintivo. Contra esta decisión, la OEPM presentó recurso de casación.

El Supremo analiza el alcance del artículo 5.1.c) LM

El Tribunal Supremo admitió el recurso para fijar doctrina sobre los límites del registro de marcas formadas por conjuntos denominativos con términos genéricos o descriptivos. El recurso planteaba tres cuestiones clave:

• Si un conjunto denominativo como “maquinasonline.com” puede superar la prohibición del artículo 5.1.c).
• Qué valor tiene la incorporación de un sufijo de dominio como “.com” dentro de un signo mixto.
• Si un gráfico genérico puede conferir distintividad a un conjunto esencialmente descriptivo.

La naturaleza descriptiva del conjunto denominativo impide su registro

El Tribunal Supremo recordó que el artículo 5.1.c) de la Ley de Marcas prohíbe el registro de signos compuestos exclusivamente por indicaciones que puedan servir para describir el género, destino o características de los productos o servicios.

Reiterando jurisprudencia nacional y europea, declaró que:

• El conjunto denominativo “MAQUINASONLINE.COM” describe directamente la naturaleza de los servicios y el canal de comercialización.
• El sufijo «.com» no tiene valor distintivo, ya que simplemente remite al ámbito del comercio electrónico.
• El gráfico que acompaña al conjunto es una imagen genérica que no modifica la impresión global del signo.
• El término “exclusivamente”, utilizado en el artículo 5.1.c), se refiere a que todos los elementos del conjunto denominativo carezcan de capacidad distintiva.

Denegación firme del conjunto denominativo por falta de distintividad

El Tribunal Supremo estimó el recurso de la OEPM, anuló la sentencia del TSJ de Madrid y confirmó la denegación del registro. En su fallo, declaró que:

• El conjunto denominativo “MAQUINASONLINE.COM”, incluso con su componente gráfico, no reúne los requisitos legales para acceder al registro marcario.
• El signo, valorado en su conjunto, es meramente descriptivo.
• La OEPM no estaba obligada a justificar uno por uno los elementos del signo cuando el conjunto carece globalmente de distintividad.

Los límites del conjunto denominativo en el sistema marcario

Esta sentencia reafirma la doctrina del Tribunal Supremo en materia de marcas compuestas por términos genéricos. En concreto:

• Un conjunto denominativo como “maquinasonline.com”, formado por palabras de uso común y acompañado de un gráfico habitual, no puede registrarse como marca si no se distingue del lenguaje habitual del sector.
• El uso de sufijos como “.com” no convierte en distintivo un signo descriptivo.
• Para que un conjunto denominativo pueda superar la barrera del artículo 5.1.c), debe incorporar algún elemento que permita identificar con claridad el origen empresarial, y no limitarse a describir lo que se ofrece o cómo se ofrece.